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D.J. Bobo gegen  Bobo House

D.J. Bobo, laut Wikipedia ein Schweizer „Sänger, Rapper, Tänzer, Komponist und Musikproduzent“ hat seinen Namen als Marke schützen lassen.  Inhaberin der Marken ist die Yes Music AG. Sie ist Inhaberin der  Schweizer Marke „D.J. Bobo“ (07765/1994) und der IR Marke D.J. Bobo (632990) mit Benennung gemäß Art. 9-6 des Madrider Protokolls u.a für Deutschland. Am 25. März 2013 meldete wurde die Wortbildmarke BOBO House by Eloise Lapidous von Frau Eloise Lapidus beim DPMA angemeldet und am 22. Mai 2013 eingetragen. Am 24. Juli 2014 erfolgte eine Teillöschung der Marke, so dass folgende Waren verblieben:

Klasse 14: Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente;
Klasse 18: Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in
anderen Klassen enthalten sind; Reise- und Handkoffer; Regenschirme und
Sonnenschirme und Handtaschen;
Klasse 25: Bekleidungsstücke, Schuhwaren, Kopfbedeckungen; nicht für Berufsund
Arbeitskleidung;
Klasse 26: Knöpfe, Haken und Ösen.

Gegen die Eintragung legt D.J. Bobo aus der am 23. Februar 1995 eingetragenen IR Marke Widerspruch ein. Die Marke genießt für folgende Waren und Dienstleistungen Schutz:

Klasse 16: Produits de l’imprimerie, images, poster, cartes;
Klasse 18: Sacs à dos et sacs;
Klasse 25: Vêtements, chaussures, coiffures (chapellerie), ceintures;
Klasse 26: Badges ornementaux;
Klasse 41: Divertissement, en particulier représentation de spectacles musicaux.

Die Markeninhaberin erhob die sog. Nichtbenutzungseinrede und begründete dies damit, dass die Marke nicht für die relevanten Waren verwendet werde. Zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung hat die Widersprechende eine eidesstattliche Versicherung sowie weitere Unterlagen über die Benutzung der Bezeichnung „DJ BOBO“ (Internetausdrucke, Magazine, Tourneepläne) vorgelegt

Mit Beschluss vom 26. Januar 2017 verneinte das DPMA  die Verwechslungsgefahr im Sinne des § 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG verneint, den Widerspruch zurückgewiesen und legte der Widersprechenden die Kosten des Verfahrens auf und setzte den Gegenstandswert des Widerspruchsverfahrens auf 50.000 Euro festgesetzt. Die rechtserhaltende Nutzung sei nicht ausreichend glaubhaft gemacht. Hiergegen legte die Widersprechende Beschwerde ein.  Sie ist der Ansicht, die Markenstelle habe die Voraussetzungen für den Nachweis der Benutzung in rechtlicher Hinsicht verkannt und zudem seien nicht alle in den Akten befindlichen Unterlagen, die zum Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung vorgelegt worden. Aus der Zusammenschau der eidesstattlichen Versicherung und der übrigen Unterlagen ergebe sich, dass die Widerspruchsmarke „D.J. BOBO“ in den Jahren 1998 bis 2014 für zahlreiche Konzertveranstaltungen und für Merchandisingartikel benutzt worden sei. Die Frage, welche Umsätze mit den einzelnen Waren und Dienstleistungen erzielt worden seien, sei irrelevant. Entscheidend sei nur, dass es sich um keine Scheinbenutzung handele.

In dem Beschwerdeverfahren reiche die Yes Music AG weitere Unterlagen ein, die aber nach Ansicht des BPatG betreffend die Waren der Klasse 16, 18, 25 und 26,  keine ausreichenden Angaben erhalten, um die Tatsachen hinsichtlich Art, Form, Ort und Umfang der Benutzung der Widerspruchsmarke für beide Benutzungszeiträume glaubhaft zu machen. Zum einen differenziere die Yes Music AG bei den in der eidesstattlichen Versicherung genannten Umsatzzahlen nicht zwischen Bekleidung und anderen Waren; Umsatzzahlen für die Waren „Merchandisingartikel wie Backstagepässe, Feuerzeuge etc“ zusammenzufassen, entspreche zudem  nicht den Erfordernissen einer ordnungsgemäßen Glaubhaftmachung der Benutzung. Denn daraus sei nicht erkennbar, welche Umsätze auf welche der im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis enthaltenen Waren entfallen.

Eine andere Beurteilung ergebe sich in Bezug auf die Dienstleistungen der Klasse 41. Hier seien die Umsätze insgesamt drei Waren- und
Dienstleistungsbereichen zugeordnet worden, unterteilt nach „Musikveranstaltungen“ (2008 – 2017), „Bekleidungsstücke/Merchandisingartikel“ (2008 – 2016) und „Musik (CD, Download, Streaming)“ (2016).

Die Umsatzzahlen für Musikveranstaltungen reichten in der Zusammenschau mit den weiteren Nachweisen über durchgeführte Konzerte und Tourneen zur Glaubhaftmachung der rechtserhaltenden Benutzung für die in Klasse 41 eingetragenen Dienstleistungen aus.

Eine Verwechslungsgefahr konnte wegen der fehlende Warenähnlichkeit zur Klasse 41  (Divertissement, en particulier représentation de spectacles musicaux“ auch das BPatG nicht feststellen.

Zwischen der Erbringung einer unkörperlichen Dienstleistung und der Herstellung bzw. dem Vertrieb einer körperlichen Ware bestünden grundlegende Abweichungen. Eine Ähnlichkeit zwischen Waren einerseits und Dienstleistungen andererseits komme grundsätzlich nur in Betracht, wenn bei den beteiligten Verkehrskreisen der Eindruck aufkomme, dass Ware und Dienstleistung der Kontrolle desselben Unternehmens unterlägen, sei es, dass das Dienstleistungsunternehmen sich selbständig auch mit der Herstellung oder dem Vertrieb der Ware befasse, sei es, dass der Warenhersteller oder -vertreiber sich auch auf dem entsprechenden Dienstleistungsgebiet betätige. Nicht ausreichend sei es, wenn der Verkehr von einer unselbständigen Nebenleistung ausgehe.

Bezüglich der Waren, bei denen Idenität bestand, stellte das BPatG einen ausreichenden Abstand zwischen den Marken fest. Die Vergleichsmarken unterschieden sich sich in ihrer Gesamtheit klanglich, begrifflich und schriftbildlich deutlich durch den in der jüngeren Marke enthaltenen Wortbestandteil „House by Eloise Lapidus“ und ihre grafische Ausgestaltung sowie durch die nur in der Widerspruchsmarke enthaltenen Buchstaben „D.J.“.

Die Beschwerde wurde zurück gewiesen.

 

 

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Rechtsanwalt KaI Jüdemann

Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht