Nach Art. 58 a Unionsmarkenverordnung wird eine Unionsmarke auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren für verfallen erklärt, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Union für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
1. 2015 wurde ein Antrag auf Erklärung des Verfalls der internationalen Marke (IR) „TESTAROSSA“ von Ferrari (IR-Inhaber) gestellt, in der (unter anderem) die Europäische Union benannt ist. Die Marke war usprünglich Jahr 2006 für Waren wie Fahrzeuge, deren Ersatzteile, Komponenten und Zubehör in Klasse 12 eingetragen wurde. Der Antragsteller auf Erklärung des Verfalls machte geltend, dass die ältere Marke zumindest für einige der Waren, für die die IR eingetragen ist, nicht während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren ernsthaft benutzt worden sei. Ferrari machte geltend, dass der Testarossa zwar nicht mehr hergestellt werde, aber auf dem Sammlermarkt immer noch sehr gefragt sei.
Die Beschwerdekammer stellte fest, dass eine ergangene Vorabentscheidung zwar impliziere, dass eine Marke im Rahmen des Verkaufs von Gebrauchtwaren ernsthaft benutzt werden könne und dass die Benutzung der Marke für Ersatzteile als ernsthafte Benutzung für die gesamte Ware angesehen werden könne, dass aber die vom IR-Inhaber vorgelegten Beweise die ernsthafte Benutzung der Marke für die angefochtenen Waren nicht ausreichend belegten.
In Bezug auf die ernsthafte Benutzung im Zusammenhang mit dem Verkauf von Gebrauchtwagen stellte die Widerspruchskammer fest, dass es in den Akten keine Beweise dafür giebe, dass der IR-Inhaber direkt am Verkauf von gebrauchten Testarossa-Fahrzeugen oder Ersatzteilen beteiligt war. Aus den Unterlagen gehe auch nicht hervor, dass die Dritten (Einzelpersonen oder Händler), die die Testarossa-Gebrauchtwagen verkauft haben, die ausdrückliche Zustimmung des IR-Inhabers hatten und für den IR-Inhaber handelten, um einen Marktanteil für Gebrauchtwagen zu schaffen. Die bloße Kenntnis von Verkäufen zwischen Dritten sei nicht ausreichend.
Darüber hinaus weist die Widerspruchskammer darauf hin, dass ein einfacher Hinweis auf „TESTAROSSA“ auf Gebrauchtwagen durch Dritte keine ernsthafte Benutzung der angefochtenen Marke mit dem Ziel der Schaffung eines Marktanteils für den Markeninhaber darstelle, sondern eher eine beschreibende Benutzung im Rahmen der Erschöpfung oder der lauteren Benutzung.
In Bezug auf die Ersatzteile stelltd die Kammer fest, dass sich aus den Akten ergebe, dass es schwierig sei, Ersatzteile für Testarossa-Fahrzeuge zu finden, da die Produktion eingestellt worden seo und es sich bei den auf dem Markt erhältlichen Teilen hauptsächlich um gebrauchte Teile handele, die von anderen Gebrauchtwagen stammten. Außerdem handeltem die am Verkauf solcher Teile Beteiligten nicht im Namen des Zulassungsinhabers, sondern seien häufig unabhängige Händler. Daher war die Widerspruchskammer der Ansicht, dass die vorliegenden Beweise die angefochtene Marke in Bezug auf die Ersatzteile nicht als Herkunftshinweis ausreichten. Die Kammer stellt jedoch fest, dass selbst wenn dies der Fall wäre, der wirtschaftliche Wert ihrer Verkäufe so unterschiedlich sei, dass er nicht mit dem wirtschaftlichen Wert eines Automobils gleichgesetzt werden könne. Folglich habe der IR-Inhaber nicht nachgewiesen, dass der Verkauf von Ersatzteilen eine ernsthafte Benutzung für Kraftfahrzeuge begründen könne.
Quelle: EUIPO
Praxishinweis.
Die Entscheidung zeigt, dass der Markeninhaver nicht sorgfältig genug sein kann, wenn es um den Nachweis der ernsthaften Benutzung geht. Zwar sind sind sämtliche Umstände zu berücksichtigen, die belegen können, dass die Marke tatsächlich geschäftlich verwertet wird, allerdings legen die Partenämter und auch die Gerichte strenge Maßstäbe an, was den Umfang der Nutzung angeht. So kann der Verkauf einiger weniger tausend Bekleidungsstücke in dem Zeitraum als Nachweis nicht ausreichend sein.
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