Verwechslungsgefahr: E-Zigaretten Liquid darf nicht mit “Marbo Red” bezeichnet werden – BPatG, Beschluss vom 13.09.2021 – 26 W (pat) 20/20
BPatG: Die Widersprüche der Philip Morris Brands SARL aus §§ 42, 114 MarkenG gegen die Eintragung der Wortmarke “Marbo Red” sind begründet. Die Wortmarke muss aus dem beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geführten Register gelöscht werden.
Eine Marke anzumelden, die einer berühmten Marke ähnlich ist, sollte eigentlich unterbleiben. Je bekannter die Marke ist, desto leichter werden Abstände zwischen eingetragenen Waren- und Dienstleistungen und dem Zeichen selber überwunden. Insoweit besteht eine Wechselwirkung zwischen Ähnlichkeit der Zeichen, den Waren- und Dienstleistungen und der Bekanntheit. Oftmals lehnen sich sog. Trittbrettfahrer zudem bewusst an bekannte Marken an, um von deren Bekanntheit zu profitieren.
So in einem aktuell vom BPatG entschiedenen Fall, dem die Anmeldung der Marke „Marbo Red“ u.a. für die Nizza Klasse 34 (u.a. Liquide für elektronische Zigaretten).
Dem lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Wortmarke “Marbo Red” ist am am 23. März 2017 angemeldet und am 11.Mai 2017 als Deutsche Marke eingetragen worden für Ware der Klasse 34:
Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle; Elektronische Shishas; Elektronische Tabakpfeifen; Elektronische Zigaretten; Elektronische Zigarren; Liquide für elektronische Zigaretten; Liquide für elektronische Zigaretten [E-Liquide] aus pflanzlichem Glyzerin; Liquide für elektronische Zigaretten [E-Liquide] aus Propylenglykol; Nikotinliquide für elektronische Zigaretten; Zerstäuber für elektronische Zigaretten.
Gegen diese Eintragung hat die Philip Morris Brands SARL u.a. aus der Wortmarke “Marlboro” (DE 1 051 914), der Unionswortmarke „Marlboro True Red“ sowie der Wortbildmarke (Red, dark red and gray” IR 1 204 795 )
Widersprüche erhoben.
Die zuständige Markenstelle des DPMA hat die Löschung der Wortmarke “Marbo Red” angeordnet. Die Verwendung der Wortmarke nutze gemäß § 9 I Nr. 3 MarkenG die Unterscheidungskraft und Wertschätzung der bekannten Widerspruchsmarken ohne rechtfertigenden Grund aus. Als umsatzstärkste Marke im Bereich “Zigaretten/Tabak” genieße “Marlboro” hohe Bekanntheit, so dass der angesprochene Verkehrskreis “Marbo Red” gedanklich mit dieser sofort verknüpfe. Gegen diesen Beschluss erhob die Inhaberin der Wortmarke “Marbo Red” Beschwerde am BPatG und begehrte die Aufhebung des Beschlusses sowie Zurückweisung der Widersprüche der Philip Morris Brands SARL.
Die Beschwerde an das BPAtG hatte in der Sache keinen Erfolg. Das BPatG ist der Ansicht, die Löschung der Wortmarke “Marbo Red” sei im Ergebnis zu Recht angeordnet worden. Das Gericht stützte dabei seine Entscheidung auf § 9 I Nr. 2 MarkenG und bejahte die unmittelbare Verwechslungsgefahr. Diese liege nach § 9 I Nr. 2 MarkenG regelmäßig dann vor, wenn für verschiedene Marken ähnliche Kennzeichen für ähnliche Produkte verwendet werden. Zwischen den beiden Marken bestehe mindestens eine durchschnittliche Ähnlichkeit. Laut BPatG, handele es sich bei E-Zigaretten um Tabakerzeugnissen verwandte Produkte, denn auch diese sollen – wie traditionelle Tabakprodukte – Rauchgenuss verschafften, der Vertrieb erfolge häufig gemeinsam im Raucherfachhandel und sie richteten sich an den gleichen Abnehmerkreis. Zudem ahmten einige Liquids das Tabakaroma gezielt nach. “Marbo Red” halte den aufgrund der überdurchschnittlichen Kennzeichnungskraft von „Marlboro“ gebotenen Abstand wegen durchschnittlicher klanglicher Markenähnlichkeit nicht mehr ein. Die Markenwörter seien phonetisch mindestens durchschnittlich ähnlich. Aus den gleichen Gründen hatte das BPatG eine Verwechslungsgefahr nach § 9 I Nr. 2 MarkenG für die Wortbildmarke, die Unionswortmarke “Marlboro True Red” sowie für die beiden Unionswortbildmarken bejaht. Ob zudem der vom DPMA festgestellte Löschungsgrund aus § 9 I Nr. 3 MarkenG vorliege, könne offen bleiben.
Marta Teker – wissenschaftliche Mitarbeiterin
Kai Jüdemann – Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht
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BPatG, Beschluss vom 13.09.2021 – 26 W (pat) 20/20:
