Auch bei fehlender Unterscheidungskraft kann eine Marke eingetragen werden, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt hat.
Hierzu wird ein Verkehrsdurchsetzungsverfahren durchgeführt:
Hierzu die Richtlinie Markenanmeldungen:
5.17. Verkehrsdurchsetzung
Eine Marke, die nach § 8 Abs. 2 Nr. 1, 2 oder 3 MarkenG an sich schutzunfähig ist, wird zur Eintragung zugelassen, wenn sie sich infolge ihrer Benutzung für die Waren und Dienstleistungen, für die sie angemeldet worden ist, in den beteiligten Verkehrskreisen durchgesetzt hat (§ 8 Abs. 3 MarkenG).
Zuständig für die Durchführung des Verkehrsdurchsetzungsverfahrens ist die Markenstelle, bei der die Verkehrsdurchsetzung erstmals geltend gemacht wird. Der Nachweis der Verkehrsdurchsetzung obliegt dem Anmelder, der auch die dafür erforderlichen Kosten zu tragen hat. Dies gilt nicht nur für die Beibringung eines demoskopischen Gutachtens durch ein anerkanntes Meinungsforschungsinstitut, sondern auch für die Verkehrsbefragungen in den gewerblichen Kreisen, wenn sie vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) koordiniert werden, der für die entstehenden Kosten eine Auslagenpauschale erhebt.
Macht der Anmelder die Verkehrsdurchsetzung seiner Marke geltend, so hat er zunächst die Möglichkeit einer Verkehrsdurchsetzung für die angemeldeten Waren und Dienstleistungen schlüssig darzulegen und zu belegen (sog. Glaubhaftmachung, wobei überzogene Anforderungen nicht gerechtfertigt sind; vielmehr reicht aus, dass nach dem schlüssigen Vortrag und den vorgelegten Unterlagen eine Verkehrsdurchsetzung als möglich erscheint). Die Markenstelle teilt dem Anmelder mit, welche Angaben und Unterlagen im Regelfall geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung zu belegen (Nachweise über Art, Umfang und Dauer der Markenbenutzung wie beispielsweise Werbematerial, Umsatzzahlen, Bescheinigungen von Abnehmern, Werbeaufwand), und fordert ihn auf, das Waren-/Dienstleistungsverzeichnis ggf. auf die Waren/Dienstleistungen zu beschränken, für die die Marke tatsächlich verwendet worden ist. Kommen als beteiligte Verkehrskreise auch Endverbraucher in Betracht, wird der Anmelder darauf hingewiesen, dass die Einholung eines kostenpflichtigen demoskopischen Gutachtens erforderlich sein wird. Die Einholung eines solchen Gutachtens ist nicht auf Endverbraucherumfragen beschränkt, sondern kann vom Anmelder auch für repräsentative Verkehrsbefragungen in gewerblichen Kreisen erfolgen. (…)
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BUNDESPATENTGERICHT
26 W (pat) 521/10 Verkündet am
_______________ 8. Juni 2011
…
(Aktenzeichen)
BESCHLUSS
In der Beschwerdesache
…
betreffend die Markenanmeldung 307 18 066.2
hat der 26. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mündliche Verhandlung vom 8. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Fuchs-Wissemann sowie des Richters Reker und der Richterin
Dr. Schnurr
BPatG 154
05.11
-2-
beschlossen:
Auf die Beschwerde wird der Beschluss der Markenstelle für
Klasse 38 des Deutschen Patent- und Markenamtes vom
11. März 2010 aufgehoben und die Sache zur Fortsetzung des
Verfahrens an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückver-
wiesen.
Gründe
I.
Mit Beschluss vom 11. März 2010 hat die Markenstelle für Klasse 38 des Deut-
schen Patent- und Markenamtes die Anmeldung 307 18 066.2/38
Telekom Partner
für die Waren und Dienstleistungen
,,Klasse 9: Wissenschaftliche, Schifffahrts-, Vermessungs-, fotografische, Film-,
optische, Wäge-, Mess-, Signal-, Kontroll-, Rettungs- und Unterrichtsapparate und
-instrumente; Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln, Spei-
chern, Regeln und Kontrollieren von Elektrizität; Apparate zur Aufzeichnung,
Übertragung, Verarbeitung und Wiedergabe von Ton, Bild oder Daten; Magnetauf-
zeichnungsträger; Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate;
Rechenmaschinen, Datenverarbeitungsgeräte und Computer; bespielte und unbe-
spielte Datenträger aller Art (soweit in Klasse 9 enthalten); Computerprogramme
(gespeichert); elektronisch gespeicherte Daten (herunterladbar); elektronische
Publikationen (herunterladbar);
Klasse 16: Druckereierzeugnisse; Fotografien; Büroartikel (ausgenommen Möbel);
Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);
Klasse 35: Werbung; Geschäftsführung; Unternehmensverwaltung; Sammeln,
Systematisierung, Zusammenstellung und betriebswirtschaftliche Analyse von
Daten und Informationen in Computerdatenbanken; Einzelhandelsdienstleistungen
(auch über das Internet und sonstige Kommunikationsnetze), betreffend Waren
der Klassen 9 und 16;
Klasse 16: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen;
Klasse 37: Bauwesen; Installationsarbeiten; Reparatur und Wartung von Compu-
ter- und Telekommunikationshardware;
Klasse 38: Telekommunikation; Dienstleistung von Presseagenturen; Vermietung
von Telekommunikationsgeräten; Auskünfte über Telekommunikation;
Klasse 42: wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und For-
schungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Ana-
lyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computer-
hardware, -software und Datenbanken; Wartung von Software; technische Bera-
tung; elektronische Datenspeicherung; Vermietung von Datenverarbeitungsgerä-
ten; Gestaltung von Webseiten für Dritte;
Klasse 45: Lizenzvergabe von gewerblichen Schutzrechten”
mit der Begründung zurückgewiesen, dass dem Zeichen jegliche Unterschei-
dungskraft fehle, § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG. Bei der angemeldeten Bezeichnung
handele sich um ein substantivisches Determinativkompositum aus dem Grund-
wort ,,Partner” und dem sprachüblich als Erstglied vorangestellten Bestimmungsort
,,Telekom”. ,,Partner” werde im Waren- und Dienstleistungsbereich produktüber-
greifend verwendet, um Verbindungen oder partnerschaftliche Beziehungen
sprach- und werbeüblich zu beschreiben. ,,Telekom” sei das Kopfwort des tele-
kommunikationstechnischen Gattungsbegriffs ,,Telekommunikation”. Nicht nur die-
ser Gattungsbegriff, sondern auch dessen sprachübliche kurzwortartige Entspre-
chung ,,Telekom” entbehrten für sämtliche verfahrensgegenständlichen Waren und
Dienstleistungen jeglicher Unterscheidungskraft, denn die Telekommunikation be-
einflusse in hohem Maße alle wirtschaftlichen Sektoren und sei ein wesentlicher,
unverzichtbarer Bestandteil des modernen Wirtschaftslebens und der modernen
Gesellschaft. Das Grundwort ,,Partner” ergänze das Bestimmungsort ,,Telekom”
zur für sich genommen wiederum gebräuchlichen und daher nicht unterschei-
dungskräftigen Gesamtaussage ,,Telekommunikationspartner”. Da diese Gesamt-
aussage eine andere sachbezogene Wertigkeit besitze als ihr Bestandteil ,,Tele-
kom” in Alleinstellung, könne der Umstand, dass der Bestandteil ,,Telekom” für die
Anmelderin als verkehrsdurchgesetzt eingetragen sei, nicht zu einer Eintragung
des Gesamtbegriffs kaft Verkehrsdurchsetzung führen.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Anmelderin mit ihrer Beschwerde. Mit
erweitertem Vorbringen in der Beschwerdeinstanz begehrt sie nunmehr die Ein-
leitung eines Verkehrsdurchsetzungsverfahrens zum Nachweis ihrer Behauptung,
dass der angemeldete Gesamtbegriff ,,Telekom Partner” im Verkehr durchgesetzt
sei.
Die Anmelderin beantragt,
den angefochtenen Beschluss der Markenstelle für Klasse 38 des
Deutschen Patent- und Markenamtes vom 11. März 2010 aufzu-
heben und die Sache zur Fortsetzung des Verfahrens zurückzu-
verweisen.
Ergänzend wird auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom 16. Juni 2011
und die Akte des Deutschen Patent- und Markenamtes Az. 307 18 066.2 Bezug
genommen.
II.
Die Beschwerde der Anmelderin ist gemäß § 66 Abs. 1, 2 MarkenG zulässig und
hat, nachdem die Anmelderin zuletzt allein noch eine Verkehrsdurchsetzung des
angemeldeten Gesamtzeichens geltend macht, auch in der Sache Erfolg.
Mit ihrem erweiterten Vorbringen im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin in
ausreichender Weise dargelegt, dass für die beanspruchten Waren und Dienst-
leistungen eine Verkehrsdurchsetzung des Zeichens ,,Telekom Partner” möglich
sein könnte (Abgrenzung zu BPatG GRUR 2009, 1063 – 1064 – Die Drachenjäger).
Um ihr Gelegenheit zu dem nunmehr allein noch angestrebten Nachweis zu ge-
ben, dass sich ,,Telekom Partner” gem. § 8 Abs. 3 MarkenG im Verkehr durchge-
setzt hat, war die Sache insoweit unter Aufhebung des angefochtenen Beschlus-
ses an das Deutsche Patent- und Markenamt zurückzuverweisen, §§ 8 Abs. 3, 70
Abs. 3 Nr. 3 MarkenG. Dieses wird die Voraussetzungen einer Verkehrsdurch-
setzung unter Berücksichtigung des neuen Vorbringens zu prüfen haben.
Aus diesem Grunde war der Beschwerde schließlich stattzugeben.
Dr. Fuchs-Wissemann Reker Dr. Schnurr
Bb
