Einleitung
Die Anmeldung von Marken ist für Unternehmen ein wichtiger Schritt, um Produkte und Dienstleistungen am Markt zu schützen und sich von Wettbewerbern abzugrenzen. Doch nicht jede Bezeichnung eignet sich als Marke. Ein aktueller Fall, der die Wortmarke „magic tools“ betrifft, verdeutlicht die Anforderungen an die Unterscheidungskraft und das Verbot beschreibender Angaben im deutschen Markenrecht. Die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) und die nachfolgende Beschwerdeentscheidung werfen ein Schlaglicht auf die Grenzen der Markenfähigkeit von Begriffen, die im Geschäftsverkehr gebräuchlich oder beschreibend sind.

Sachverhalt
Die Anmelderin hatte das Wortzeichen „magic tools“ am 1. November 2021 als Marke beim DPMA angemeldet. Die Anmeldung umfasste Waren und Dienstleistungen aus den Klassen 9 (u.a. Software, Apps), 41 (u.a. Seminare, Coaching) und 44 (psychologische Dienstleistungen). Die Markenstelle für Klasse 9 wies die Anmeldung mit Beschluss vom 12. Januar 2022 zurück. Begründet wurde dies damit, dass der Begriff „magic tools“ keine Unterscheidungskraft im Sinne von § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG aufweise und zudem als unmittelbar beschreibende Angabe nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG von der Eintragung ausgeschlossen sei.

Die Anmelderin legte Beschwerde ein, reichte jedoch keine Begründung ein und äußerte sich auch im weiteren Verfahren nicht. Die Entscheidung des Senats wurde auf Grundlage der Aktenlage und ergänzender Recherchen getroffen.

Rechtliche Grundlagen
1. Unterscheidungskraft (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG)
Unterscheidungskraft ist die Eignung eines Zeichens, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Fehlt diese Eignung, ist die Eintragung als Marke ausgeschlossen. Maßgeblich ist, wie die angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen verstehen.

2. Beschreibende Angaben (§ 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG)
Zeichen, die ausschließlich aus Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, Beschaffenheit, Bestimmung oder sonstiger Merkmale der Waren oder Dienstleistungen dienen können, sind ebenfalls von der Eintragung ausgeschlossen. Ziel ist es, dass solche Begriffe von allen Marktteilnehmern frei verwendet werden können und nicht monopolisiert werden.

Entscheidungsgründe
1. Fehlende Unterscheidungskraft
Das Gericht stellte fest, dass „magic tools“ aus zwei im deutschen Sprachgebrauch bekannten englischen Begriffen besteht: „magic“ (magisch, zauberhaft) und „tools“ (Werkzeuge, Hilfsmittel). Im Bereich der Software und digitalen Anwendungen wird „tool“ häufig für Programme oder Zusatzfunktionen verwendet. Der Begriff „magic“ wird in der Werbung oft als Hinweis auf besondere, herausragende Eigenschaften genutzt.

Die maßgeblichen Verkehrskreise – also sowohl Endverbraucher als auch Fachleute aus den Bereichen Software, Bildung und psychische Gesundheit – würden „magic tools“ unmittelbar als Hinweis auf besonders leistungsfähige oder innovative Softwareprogramme, Hilfsmittel oder Methoden verstehen. Die Bezeichnung erschöpft sich nach Ansicht des Gerichts in einem werblich anpreisenden Sachhinweis und vermittelt keinen Herkunftshinweis auf ein bestimmtes Unternehmen.

2. Beschreibender Charakter
Die Entscheidung betont, dass „magic tools“ für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen rein beschreibend ist. Für Softwareprodukte (Klasse 9) versteht der Verkehr die Bezeichnung als Hinweis auf Programme mit besonderen, vielleicht sogar „magischen“ Fähigkeiten. Im Bildungsbereich (Klasse 41) kann sich der Begriff auf Seminare oder Schulungen beziehen, die sich mit solchen Tools beschäftigen oder diese vermitteln. Auch im Bereich psychischer Gesundheit (Klasse 44) wird der Begriff als Hinweis auf besonders wirksame therapeutische Hilfsmittel verstanden.

Die Recherche des Gerichts zeigte zudem, dass „tool“ und „magic“ bereits vor dem Anmeldezeitpunkt in der Branche gebräuchlich waren, etwa in Webinar-Titeln oder als Bezeichnung für therapeutische Arbeitsmaterialien.

3. Keine Schutzfähigkeit trotz Werbewirkung
Das Gericht stellt klar, dass die Tatsache, dass die Wortkombination „magic tools“ nicht exakt beschreibt, was an den Tools „magisch“ ist, nicht zu einer Schutzfähigkeit führt. Gerade die Unbestimmtheit und die werbliche Überhöhung sind typisch für beschreibende Angaben, die möglichst viele positive Eigenschaften in einem Schlagwort zusammenfassen. Das reicht jedoch nicht aus, um einen betrieblichen Herkunftshinweis zu begründen.

4. Keine Funktion als Herkunftshinweis
Die Hauptfunktion einer Marke besteht darin, die Ursprungsidentität der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren. Da „magic tools“ ausschließlich als Sachhinweis verstanden wird und keine betriebliche Zuordnung ermöglicht, kann das Zeichen diese Funktion nicht erfüllen.

Bedeutung für die Praxis
1. Konsequenzen für Unternehmen
Die Entscheidung zeigt, dass bei der Markenanmeldung größte Sorgfalt auf die Auswahl der Bezeichnung gelegt werden muss. Begriffe, die im jeweiligen Marktumfeld bereits als Gattungsbezeichnung, Werbeslogan oder beschreibende Angabe verwendet werden, sind regelmäßig nicht schutzfähig. Dies gilt insbesondere für englischsprachige Begriffe, die in der IT- und Bildungsbranche weit verbreitet sind.

2. Grenzen der Werbewirkung
Auch ein Begriff, der einen positiven, werbenden Charakter hat, ist nicht automatisch markenfähig. Entscheidend ist, ob der Verkehr in der Bezeichnung einen Hinweis auf die betriebliche Herkunft sieht oder lediglich eine Beschreibung der Ware oder Dienstleistung. Werbliche Überhöhungen wie „magic“, „super“ oder „premium“ sind meist nicht ausreichend, um die Unterscheidungskraft zu begründen.

3. Schutz alternativer Kennzeichen
Unternehmen, die sich von Wettbewerbern abheben wollen, sollten auf individuellere, fantasievollere oder eigens geschaffene Begriffe setzen. Kunstwörter, ungewöhnliche Wortkombinationen oder eigens entwickelte Markenbezeichnungen bieten bessere Chancen auf Eintragung und Schutz.

4. Umgang mit beschreibenden Begriffen
Beschreibende Begriffe können dennoch im Marketing genutzt werden, etwa als Produktbeschreibung oder Slogan. Sie sollten jedoch nicht als alleinige Markenbezeichnung gewählt werden, da sie jederzeit von anderen Marktteilnehmern verwendet werden dürfen und keinen exklusiven Schutz bieten.

Fazit
Die Entscheidung zur Zurückweisung der Markenanmeldung „magic tools“ verdeutlicht die hohen Anforderungen an die Unterscheidungskraft von Marken im deutschen Recht. Beschreibende und werblich anpreisende Begriffe sind grundsätzlich von der Eintragung ausgeschlossen, um den freien Wettbewerb zu sichern. Unternehmen sollten daher bei der Markenwahl auf originelle und unterscheidungskräftige Zeichen setzen, um einen wirksamen Schutz zu erreichen und spätere Enttäuschungen zu vermeiden.

Praxistipp:
Vor der Anmeldung empfiehlt sich eine umfassende Recherche und gegebenenfalls eine rechtliche Beratung, um die Erfolgsaussichten der gewünschten Marke realistisch einzuschätzen. Wer auf allgemeine Begriffe setzt, riskiert Ablehnung und Kosten – und bleibt im Wettbewerb ohne markenrechtlichen Schutz.

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Geschäftliche Partnerschaften dienen dazu, die wechselseitigen Interessen durch die Zusammenarbeit zu fördern. Es könnte alles so schön sein. Doch oftmals sind die Übergänge zwischen einer vertrauensvollen geschäftlichen Zusammenarbeit und einem verbissenen Konkurrenzkampf fließend. So auch in einem Fall, über den das Bundespatentgericht mit Beschluss vom 14. Mai 2020, Az. 25 W (pat) 71/17 in einem Beschwerdeverfahren gerichtet gegen einen Beschluss über die Anordnung der Löschung einer Marke entschied.

Das Bundespatengericht wies die Beschwerde der Markeninhaberin gegen den vorangegangenen Löschungsbeschluss des Deutschen Patent und Markenamts (DPMA) vom 3. Mai 2017 wegen der Bösgläubigkeit der Markenanmeldung im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke zurück.

Löschung der Marke durch DPMA wegen Bösgläubigkeit der Markenanmeldung

Zu der Anordnung der Löschung der streitgegenständlichen Marke „VTIGER“ durch das DPMA kam es im Zuge eines Konkurrenzkampfes zwischen der Markeninhaberin und der Antragstellerin des Löschungsverfahrens. Die Löschungsantragstellerin vertrieb bereits seit 2004 weltweit eine Open-Source-Software für Customer-Relationship-Management (CRM) mit der Bezeichnung „VTIGER“. Seit 2007 verband die Parteien des Löschungsverfahrens eine geschäftliche Partnerschaft, im Rahmen derer die Markeninhaberin bzw. Antragsgegnerin die Software der Antragstellerin weiterentwickelte.  Die Partnerschaft wurde dann aber nicht weitergeführt, weil sich die Antragstellerin daran störte, dass die Antragsgegnerin unter der Bezeichnung „vtiger.de“ mit eigener Webseite und Domain aufgetreten ist, was den Partnerrichtlinien der Antragstellerin widersprach. Im Jahr 2012 kam es dann zu der Anmeldung der Marke „VTIGER“ für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen im Verhältnis zu denen der Antragstellerin, wogegen sich diese seit 2016 im Löschungsverfahren vor dem DPMA zur Wehr setzte.

Auf den Löschungsantrag hin ordnete das DPMA am 3. Mai 2017 die Löschung der Marke „VTIGER“ an mit der Begründung, dass die Markeninhaberin bei Anmeldung der Marke bösgläubig gewesen sei. Sie habe die Marke angemeldet, obwohl sie wusste, dass die Löschungsantragstellerin das Zeichen für identische oder ähnliche Waren und Dienstleistungen benutze ohne ein formales Markenrecht erworben zu haben. Sie habe außerdem mit dem Ziel gehandelt, den schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin zu stören und den weiteren Gebrauch des Zeichens zu sperren.

Gezielte Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung

Das Bundespatentgericht entschied, dass der Löschungsantrag vor dem DPMA begründet war, weil die Voraussetzungen einer bösgläubigen Markenanmeldung gem. § 8 Abs. 2 Nr. 14 MarkenG vorgelegen hätten. Dies ist u.a. dann der Fall, wenn die Anmeldung rechtsmissbräuchlich und damit unlauter erfolgte, wobei auf den Zeitpunkt der Markenanmeldung abzustellen ist. Dies sei hier der Fall gewesen, da das Verhalten der Markeninhaberin bei objektiver Würdigung aller Umstände in erster Linie auf die Beeinträchtigung der wettbewerblichen Entfaltung eines Mitbewerbers und nicht auf die Förderung des eigenen Wettbewerbs gerichtet gewesen sei. Davon sei aufgrund der von der Löschungsantragstellerin durch die vorgelegten Unterlagen belegten geschäftlichen Partnerschaft auszugehen. Schließlich sei der Markeninhaberin aufgrund der geschäftlichen Partnerschaft bekannt gewesen, dass ein schutzwürdiger Besitzstand der Antragstellerin für die Benutzung der Bezeichnung „VTIGER“ vorgelegen habe. Dennoch habe sie die Marke angemeldet, um sich eine vorteilhaftere Position zu verschaffen und insoweit sowohl die wettbewerbsrechtliche Entfaltung ihrer Mitbewerber als auch der Löschungsantragstellerin zu behindern.

Darüber hinaus sei kein schutzwürdiges Interesse der Markeninhaberin gegeben. Der Umstand, wonach die Markeninhaberin an einer Weiterentwicklung der Open-Source Software „VTIGER“ beteiligt gewesen sei und ihr möglicherweise Urheberrechte zustünden, habe keine Auswirkungen auf den schutzwürdigen Besitzstand der Antragstellerin an dem Zeichen. Daran ändere auch der Umstand nicht, dass es sich um „Open Source Software“ handele. Zwar sei hier von der Möglichkeit einer freien Verwendung und Weiterentwicklung der Software durch Dritte auszugehen, hingegen aber nicht von der uneingeschränkten Möglichkeit der Bezeichnung von Weitentwicklungen der Software.

Förderung von fairem Wettbewerb für Open-Source-Software

Das Bundespatengerichts führt mit dem Beschluss seine bisherige Rechtsprechung zur Bösgläubigkeit der Markenanmeldung fort und schärft deren Konturen. Der Beschluss veranschaulicht insbesondere, wie aufgrund objektiver Indizien im gerichtlichen Verfahren auf das Vorliegen des subjektiven Merkmals der unlauterer Behinderungsabsicht geschlossen werden kann. Durch den Beschluss werden außerdem auf dem Markt tätige Open-Source-Software-Unternehmen auch außerhalb formal eingetragener Rechtspositionen (z.B. Marken) wirksam geschützt, was zu einem faireren Wettbewerb führt und darüber hinaus die Entwicklung und Verbreitung von OSS fördern könnte.

Volltext der Entscheidung zu finden unter der URL: http://juris.bundespatentgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bpatg&Art=en&Datum=2006&Sort=3&Seite=0&nr=38578

Mehr Informationen zum Markenrecht finden Sie hier: https://ra-juedemann.de/anwalt-markenrecht-berlin/

Text verfasst und Titelbild bearbeitet durch: Marc Faßbender

Bearbeitetes Titelbild basiert auf gemeinfreien Werken (public domain) von: „Albinfo“ (Wikipedia) und „Chrisdesign“ (publicdomainfiles)

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