Grundsätzlich können Patentanwaltskosten neben den Kosten des eigentlichen Anwalts geltend gemacht werden. Dies ergibt sich aus § 140 Abs. 3 Markengesetz. Dort heißt es:
Von den Kosten, die durch die Mitwirkung eines Patentanwalts in einer Kennzeichenstreitsache entstehen, sind die Gebühren nach § 11 der Bundesordnung für Rechtsanwälte und außerdem die notwendigen Auslagen des Patentanwalts zu erstatten. Die Regelung ist, so erneut der BGH, weder direkt noch analog auf die vorprozessualen Kosten anwendbar.
Der Anspruch auf Erstattung der Aufwendungen für eine Abmahnung sei daher nur unter dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag (§§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB) möglich – allerdings nur dann begründet, soweit diese Kosten erforderlich waren. Dies gelte auch für die Kosten des Patentanwalts. Verfügt der eingeschaltete Rechtsanwalt über besondere Sachkunde ist er regelmäßig dazu imstande, im Rahmen einer Abmahnung (selbst) eine Markenrecherche durchzuführen .
Leitsatz des BGH:
„Allein der nicht weiter substantiierte Vortrag, der Patentanwalt habe eine Markenrecherche durchgeführt, ist nicht dazu geeignet, die Erforderlichkeit der Mitwirkung eines Patentanwalts an der Abmahnung eine Markenverletzung neben einem Rechtsanwalt mit Erfahrung im Markenrecht darzulegen und einen Anspruch auf Erstattung der durch die Mitwirkung des Patentanwalts entstandenen Kosten nach §§ 677, 683 Satz 1, § 670 BGB oder § 14 Abs. 6 Satz 1 MarkenG zu begründen (Fortführung von BGH, Urteil vom 24. Februar 2011 I ZR 181/09, GRUR 2011, 754 = WRP 2011, 1057 Kosten des Patentanwalts II).“
Link zum Urteil: I ZR 70-11Kosten des Patentanwalts
